Marcas sombrilla en la industria farmacéutica

Una marca sombrilla o paraguas es aquella marca denominada como “principal”, bajo la cual se aglutinan otras submarcas, bien sea del mismo producto o no. Este tipo de marcas surgen debido a la buena reputación que tienen en el mercado, por lo que las empresas deciden colgar de una marca principal todos sus productos, y así aprovechar el buen nombre ya conseguido.

En el caso en que la submarca sea de la misma categoría de productos, se conoce como una extensión de línea, y es el caso por ejemplo de Dolex y Dolex Forte, Dolex gripa, etc, en donde las marcas que están “colgadas” simplemente son variaciones de un producto principal conocido en el mercado.

Ahora, también existe la posibilidad de que las submarcas sean de productos diferentes, como sucede en el caso de Procter & Gamble (P&G) que tiene asociadas a su marca alrededor de 300 marcas de productos como Shampoo, Detergentes, etc.

Para el caso de los productos farmacéuticos el tema es de especial importancia debido por su puesto, a la relevancia que esta categoría reviste. Alrededor del mundo no existe una única posición frente al tema, pues por ejemplo, en países como Australia y Canadá está prohibido la utilización de marcas paraguas, especialmente las de extensión de línea, para este tipo de productos, debido a que pueden generar confusión en los consumidores, que pueden tener graves o fatales consecuencias.

En general la regulación sobre el tema es bastante exigente por las razones explicadas, por lo que aun cuando se permiten las marcas Paraguas debe tenerse en cuenta las recomendaciones de la OMS, especialmente frente a los DCI (nombre oficial genérico de una sustancia farmacológica) establecidos por el comité de nomenclaturas de la OMS. Estas denominaciones se consideran el nombre genérico del medicamento y por tanto en principio, no pueden registrarse marcas de medicamentos con estos nombres o similares.

Sin embargo, la Superintendencia de industria y comercio de Colombia al hacer el examen de revisión de una solicitud de marcas de clase 5 según la clasificación de Niza (productos farmacéuticos) ha dicho que una marca se rechaza “sólo si el signo cuyo registro se solicita es idéntico a una dci. Por el contrario, el registro no se rechaza cuando el signo es semejante a una dci; por ejemplo, cuando comienza o termina por una parte de una dci o evoca una dci, en la medida en que el signo no sea similar a una marca anterior hasta el punto de inducir a confusión” (SCT/18/10 Prov. de noviembre de 2007.)

En algunos países como Estados Unidos, en donde las marcas paraguas son permitidas en el ámbito farmacéutico, se aplica el principio de precaución mayor, el cual consiste “en la aplicación por las Cortes y en su caso las Oficinas de marcas, de criterios más estrictos para la determinación del riesgo de confusión, cuando dicha confusión pudiera conllevar serias consecuencias. Estas consecuencias deben consistir en un daño físico o psicológico, ya que, por su naturaleza, dicha doctrina no debe ser aplicada ante el solo perjuicio económico”. A pesar de la aplicación de este principio en otros países, la oficina de marcas en Colombia no ha acogido su aplicación, pues se evidencia que existen múltiples marcas registradas de medicamentos muy similares a un DCI, que incluso podrían generar confusión.

En Colombia, recientemente se presentó un caso en el que la Cooperativa Nacional de Droguistas Detalistas (Coopidrogas), lanzó al mercado una línea de medicamentos que incluyen desde medicamentos naturales, hasta gasas, y dispositivos médicos, todo bajo el nombre de ICOM. La cooperativa tiene varias marcas en las que se encuentran ICOM PHARMA, ICOM OTC, ICOM CONSUMER, ICOM DISPOSITIVOS, ICOM NATURA e ICOM GENERICS. De este caso puede entonces extraerse que en Colombia es permitido tener marcas paraguas en el sector farmacéutico en cuanto al productor, pues en el particular la marca bajo la cual se amparan todas las líneas de medicamentos es la marca del productor, es decir COOPIDROGAS. Sin embargo, cada una de las marcas cuenta con registro ante la SIC.

Al respecto el INVIMA considera que cuando se trate de un medicamento, es decir un producto, cuyo principio activo sea el mismo, no será necesario un nuevo registro sanitario, ni el registro adicional de una marca de extensión de línea. Es decir, si por ejemplo se registra la marca Dolex y se obtiene el registro sanitario de este producto, no será necesario registrar la marca Dolex Gripa, siempre y cuando el principio activo sea el mismo. Sin embargo, en concepto del Invima, las marcas sombrilla serán admisibles para los productores o distribuidores como el caso mencionado, más no para los productos, pues, a criterio de la entidad, éstos requieren una atención mayor, lo que no deja de ser una posición basada en la discrecionalidad de la entidad, más que en algo objetivo.

En caso de que el producto sufra una variación, es necesario solicitar un nuevo registro sanitario y registrar la marca, pues el artículo 24 del decreto 677 de 1995 establece que dentro de la evaluación legal de un medicamento que se registra como marca se requiere “h) Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. Cuando el titular de la marca sea un tercero deberá adjuntarse la autorización para su uso” (Wm. & Mary Law Review, 441, Trademarks and the concept of Greater Care, Glenwood Lab., Inc. V. American Home Products Corp., 1972).

El Invima es claro en asegurar que las dos autoridades manejan registros independientes y por tanto aun obteniendo el registro de la marca ante la SIC, puede suceder que al solicitar el registro sanitario, el INVIMA se niegue a conceder el registro del medicamento por considerar que puede generar confusión, o si su composición es igual a otro medicamento del mismo titular pero con otro nombre, o bien el medicamento se encuentre en cualquiera de las situaciones descritas en el artículo 78 del decreto 677 de 1995, así:

“Los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación científica y, por lo tanto, no serán admitidas en ningún caso las denominaciones que estén dentro de las siguientes circunstancias:

a) Las que induzcan a engaño, sean estrambóticas o exageradas;

b) Las que se presten a confusión con los nombres de otros productos;

c) Las que indiquen expresamente la utilización o indicaciones farmacológicas;

d) Las exclusivamente formadas por iniciales o números;

e) Las acompañadas o adicionadas con una cifra, con excepción de las que se refieren a la concentración de los principios activos y de aquéllos en que la cifra se utilice para diferenciarlas de otros productos de nombre básico o prefijo igual;

f) Las que utilicen los nombres del santoral de cualquier religión o secta religiosa, se identifiquen con los de las llamadas deidades o pertenezcan al orden mitológico, así como aquéllas vinculadas a creencias o temas religiosos, de superstición o hechicería;

g) Las que, sin conexión alguna con los efectos reales del producto, según lo determine el Invima, usen palabras tales como: tónico, confortativo, vigor, enérgico, vida, extra, super, mejor, ideal, hermoso, maravilloso y único, ya sea como nombre o marca o simplemente como explicación;

h) Los que incluyan la palabra doctor o se refieran a otros títulos o dignidades o sus abreviaturas;

i) Las que utilicen nombres o apellidos de personas naturales a menos que se trate de productos que en la literatura científica mundial, figuren con los nombres de sus autores, tales como solución de Ringer, Pasta de Lassar, Bota de Unna, los cuales podrán ser utilizados por cualquier fabricante.

Parágrafo 1º. No se otorgará registro sanitario a medicamentos de igual composición, pero con diferente nombre, a favor de un mismo titular.

Parágrafo 2º. No se autorizarán cambios de nombre de los productos cuando obedezcan solamente a cambios de marca de sus componentes, sin que la composición del producto hubiere variado, o induzcan a creer que se trata de un producto nuevo o diferente, sin que se haya presentado variación fundamental que justifique el cambio. Tampoco se permitirá adicionar el nombre de los productos con marcas registradas correspondientes a un excipiente de la fórmula.

Parágrafo 3º. Cuando el Invima otorgue registro sanitario a un medicamento bajo su nombre genérico, no autorizará posteriormente el cambio a nombre de marca”.

En conclusión, no existe un concepto unificado entre las entidades involucradas (la SIC y el INVIMA) sobre las marcas sombrilla en materia de medicamentos, pues la rigidez aplicada por el INVIMA se mueve en un margen de discrecionalidad que en términos de certeza jurídica resulta nocivo y de un proteccionismo descontextualizado de la realidad del mercado. Sin embargo, lo que está claro es que cuando varios medicamentos tengan el mismo principio activo, el INVIMA aceptará un solo registro marcario. Por su parte la SIC no hace un estudio que implique una rigurosidad mayor a la que supone el registro de una marca en cualquier otra clase, por lo que obtener el registro de una marca en la clasificación de medicamentos no requiere ninguna formalidad ni requisito adicional. Por lo anterior, en aras de la seguridad jurídica, resulta recomendable que desde el punto de vista regulatorio se busque lograr que los controles en materia de la autorización de marcas de medicamentos en los registros sanitarios resulten más objetivos y más acordes con la realidad del mercado global.

Por: Catalina Ortega